Verwarrend gebruik van de naam van een andere politieke groep als “bron-identificatie” kan leiden tot een verbod op handelsmerken

Uit het besluit van woensdag in Libertarian National Committee, Inc. tegen Salibadoor rechter Julia Smith Gibbons van het zesde circuit, bijgestaan ​​door rechters Guy Cole en Chad Readler:

Deze handelsmerkzaak is ontstaan ​​uit een geschil binnen de Libertarian Party of Michigan (hierna te noemen “Michigan affiliate”). Het Libertarian National Committee, Inc. (“LNC”) heeft dissidente leden van de Michigan affiliate aangeklaagd – voornamelijk voormalige functionarissen van de affiliate of bestuursleden van lokale partijen – omdat ze het handelsmerk van de LNC gebruikten om zichzelf voor te doen als de officiële Michigan affiliate nadat een machtswisseling ertoe had geleid dat twee facties beweerden de macht te hebben.

De districtsrechtbank heeft het verzoek van de LNC om het gebruik van het merk door de dissidente leden voorlopig te verbieden ingewilligd, en de dissidente leden gingen in beroep. Zij stellen dat de toepassing van de Lanham Act door de districtsrechtbank op de context van niet-commerciële uitlatingen de wet zowel onrechtmatig uitbreidt als het Eerste Amendement schendt. Zelfs als de Lanham Act het gebruik van het handelsmerk door de dissidente leden dekt, stellen zij dat hun gebruik was toegestaan ​​en waarschijnlijk niet tot verwarring zou leiden (details hierover zijn weggelaten -EV).

De rechtbank was het grotendeels eens met de districtsrechtbank en concludeerde dat het merkenrecht verwarrend gebruik van de naam van een andere entiteit als ‘aanduiding van de bron’ van uitingen, goederen en diensten toelaatbaar mag beperken, zelfs in politieke uitingen in plaats van commerciële reclame:

In Taubman Co. tegen Webfeats (6th Cir. 2003), dit Circuit behandelde het gebruik van het handelsmerk van een winkelcentrum in domeinnamen door de maker van een “fansite” en, nadat de relatie tussen de partijen verslechterde, een klachtensite voor dat winkelcentrum. De maker van de website beweerde dat zijn doel voor het gebruik van het handelsmerk van het winkelcentrum op zijn websites expressief was in plaats van commercieel, en dus buiten het bereik van de Lanham Act viel en beschermd werd door het Eerste Amendement. In de strijd tegen de bewering van de gedaagde dat de Lanham Act in strijd was met het Eerste Amendement, Taubman Het Hof oordeelde dat de Lanham Act grondwettelijk verantwoord is ‘omdat deze alleen commerciële uitingen reguleert, die recht hebben op beperkte bescherming onder het Eerste Amendement.’ …

Bij het uitleggen waarom het gebruik van het merk van het winkelcentrum door de gedaagde een beschermde uiting was, Taubman De rechtbank verklaarde dat de gedaagde het merk gebruikte om commentaar te leveren op de houder van het handelsmerk, en niet om “de bron aan te duiden”. Jack Daniel’s Properties, Inc. tegen VIP Prods. LLC (2023). Met andere woorden, de gedaagde heeft het merk niet gebruikt om de op zijn website geadverteerde goederen of diensten voor te stellen als die van het winkelcentrum.

Sinds Taubmanheeft het Hooggerechtshof uitgelegd hoe de Lanham Act en het Eerste Amendement samenwerken wanneer een gedaagde een handelsmerk gebruikt om zijn of haar goederen of diensten verkeerd voor te stellen als die van of geassocieerd met de eigenaar van het handelsmerk. Nog maar vorig jaar merkte het Hof op dat wanneer een gedaagde een handelsmerk gebruikt als bronidentificatie, “(d)e handelsmerkwet over het algemeen prevaleert boven het Eerste Amendement.” Jack Daniel’s-eigendommen. Dit komt omdat het gebruik van een handelsmerk als bronidentificatie de primaire functie van het merkenrecht ondermijnt, namelijk het voorkomen van “misinformatie( ) over wie verantwoordelijk is voor een product” of dienst. Dit geldt zelfs wanneer het gebruik van het merk door de gedaagde ook een expressieve boodschap overbrengt. Vergelijk. San Francisco Arts & Athletics, Inc. tegen US Olympic Comm. (1987) (“Het simpele feit dat de (non-profit gedaagde) een expressief, in tegenstelling tot een puur commercieel doel claimt, geeft haar niet het recht op grond van het Eerste Amendement om zich de oogst van degenen die hebben gezaaid toe te eigenen.”). In die omstandigheid “doet het onderzoek naar de waarschijnlijkheid van verwarring voldoende werk om rekening te houden met het belang van vrije meningsuiting.”

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om te verduidelijken dat Taubman‘s taalgebruik dat de dekking van de Lanham Act beperkt, hoewel geïmpliceerd wanneer een gedaagde het merk puur voor beschermde expressie gebruikt, zoals satire, kritiek of commentaar, verbiedt niet de toepassing van de Lanham Act op een gedaagde die het handelsmerk gebruikt om de bron van zijn of haar concurrerende goederen of diensten te identificeren. Omdat de gedaagden hier het handelsmerk van de LNC gebruikten om te spreken als de Libertarian Party of Michigan, gebruikten de gedaagden het merk om de bron van hun politieke diensten aan te duiden als gelieerd aan de LNC, waardoor “de kernzorgen van het merkenrecht” werden geïmpliceerd en Taubman ongepast.

De gedaagden verzetten zich tegen deze conclusie door te benadrukken dat Jack Daniel’s-eigendommen beoogde inbreuk op handelsmerken in de context van commerciële producten, een context waarin het merkenrecht traditioneel en comfortabel functioneert. Het is waar dat het merkenrecht is ontworpen om mogelijke verwarring bij de consument en diefstal van de goodwill van de eigenaar van het handelsmerk in de context van commerciële verkopen te bestrijden. En we erkennen dat buiten de feiten die voor ons liggen, toespraken die worden gegeven in verband met het leveren van politieke diensten doorgaans politieke toespraken vormen die een verhoogde bescherming genieten onder het Eerste Amendement. Maar we vinden steun in Jack Daniel’s-eigendommen voor ons standpunt dat, in de beperkte context waarin een gedaagde het handelsmerk gebruikt als bronidentificatie, de Lanham Act het Eerste Amendement niet schendt door aansprakelijkheid op te leggen in de politieke arena.

Bij het uitleggen waarom een ​​predikaattoets op grond van het Eerste Amendement, in plaats van een gewone controle op een handelsmerk, niet van toepassing is wanneer een gedaagde een handelsmerk gebruikt als bronidentificatie, Jack Daniel’s-eigendommen citeerde een zaak die opmerkelijk veel overeenkomsten vertoonde met de onderhavige zaak. United We Stand America, Inc. tegen United We Stand, America New York, Inc. (2d Cir. 1997) overwoog het Second Circuit een rechtszaak wegens inbreuk op het handelsmerk door United We Stand America, Inc., eigenaar van de slogan “United We Stand America”. Na wrijving binnen de groep richtte de gedaagde een politieke coalitie op, “United We Stand, America New York, Inc.”, die de slogan ook gebruikte om politieke activiteiten te ontplooien.

Het Second Circuit oordeelde dat het gebruik van het handelsmerk door de gedaagde binnen de reikwijdte van de Lanham Act en buiten de bescherming van het Eerste Amendement viel, omdat de offshoot-coalitie het handelsmerk gebruikte “als een bronidentificatie” voor de politieke diensten van de groep in plaats van om “commentaar te leveren op (de eigenaar van het handelsmerk). Dienovereenkomstig onderwierp dergelijk gebruik de gedaagde aan aansprakelijkheid op grond van de Lanham Act, ook al zou de offshoot-coalitie “haar politieke boodschap effectiever kunnen communiceren door (het handelsmerk) toe te eigenen.”

Het Hooggerechtshof citeerde Samen staan ​​we sterk met goedkeuring van de beslissing van het Tweede Circuit om een ​​normaal handelsmerkonderzoek uit te voeren, ook al had het gebruik van de slogan door de gedaagde ook “expressieve inhoud”. Jack Daniel’s-eigendommenOmdat de politieke coalitie die zich had afgescheiden het handelsmerk gebruikte “om ‘dezelfde bronidentificatie’ te suggereren als de oorspronkelijke ‘politieke beweging'”, was dergelijk gebruik niet vrijgesteld van aansprakelijkheid op grond van de Lanham Act. Identiteitsbewijs. (citaat Samen staan ​​we sterk128 F.3d op 93). Wij vinden de redenering van het Hooggerechtshof en het Tweede Circuit overtuigend. Door te focussen op het gebruik van een handelsmerk als bronidentificatie wordt adequaat rekening gehouden met de kernbelangen die ten grondslag liggen aan het merkenrecht, zonder “spraak over politieke en sociale kwesties te zuigen door een gespannen of tangentiële associatie met een commerciële of transactionele activiteit.” Radiance Found., Inc. tegen NAACP786 F.3d 316, 323 (4th Cir. 2015). In de beperkte context die voor ons ligt, waarin een gedaagde een handelsmerk gebruikt als bronidentificatie, vinden we de uitbreiding van de Lanham Act naar de politieke sfeer dan ook passend.

De gedaagden stellen vervolgens dat zij als politieke entiteit niet het soort diensten verlenen dat binnen de reikwijdte van de Lanham Act valt. Dienovereenkomstig, zo stellen zij, is hun gebruik van het merk van de LNC in verband met deze diensten niet verboden door de Lanham Act. Een “dienst” is een “amorf concept, ‘dat een immaterieel goed in de vorm van menselijke inspanning, zoals arbeid, vaardigheid of advies, aanduidt.'” Aangezien de gedaagden het handelsmerk van de LNC gebruikten om reclame te maken voor een politieke conventie, een website te beheren, politiek nieuws en partijactiviteiten te verspreiden, campagnefinancieringsrapporten in te dienen, kandidaten te steunen en donaties te werven, hebben zij “ongetwijfeld een dienst verleend” zoals bedoeld in § 1114(1)(a). Samen staan ​​we sterk (het vinden van “diensten die kenmerkend zijn voor een politieke partij ten behoeve van haar leden, aanhangers en kandidaten”, zoals politieke organisatie, het onderhouden van een kantoor, het steunen van kandidaten en het verspreiden van partijdig materiaal, als “diensten” onder de Lanham Act)…. (H)et Eerste Amendement tolereert de tussenkomst van de Lanham Act om het gebruik van een handelsmerk als bronidentificatie te voorkomen op een manier die verwarring schept over de bron van de politieke diensten van de gedaagde.

De districtsrechtbank verduidelijkte dat het bevelschrift de gedaagden enkel verbiedt om hun identiteit te achterhalen. als de Libertarian Party of Michigan bij het leveren van diensten, verhindert het hen niet om zich te identificeren als leden van de Libertarian Party of de Michigan-filiaal, of om het handelsmerk te gebruiken om kritiek te leveren op of commentaar te leveren op een van beide entiteiten. We benadrukken nogmaals dat de Lanham Act de mogelijkheid van gedaagden om politieke toespraken te houden niet beperkt. Het beperkt gedaagden alleen om het handelsmerk van de LNC te gebruiken om als de Libertarische Partij van Michigan in verband met het leveren of adverteren van hun eigen politieke diensten.}

“Als verschillende organisaties dezelfde handelsnaam zouden mogen gebruiken bij het steunen van kandidaten, zouden kiezers geen betekenis kunnen ontlenen aan een steunbetuiging, omdat ze niet zouden weten of de steunbetuiging afkomstig was van de organisatie waarvan ze dezelfde doelstellingen deelden of van een andere organisatie die dezelfde naam gebruikte.” Samen staan ​​we sterk Amerika. Wij zijn het dus met de rechtbank eens dat het gebruik door de gedaagden van het handelsmerk van de LNC in verband met de levering van concurrerende politieke diensten een grote kans op verwarring bij consumenten heeft gecreëerd, d.w.zpotentiële kiezers, partijleden en, in het geval van werving zonder duidelijke disclaimer, donoren.

Het gebruik van het merk “Libertarian Party” door de gedaagden betekende dat twee verschillende entiteiten zich tegelijkertijd voordeden als de Libertarian Party of Michigan. Een potentiële kiezer die de website van de gedaagden bezoekt, zou niet kunnen vaststellen of de platforms die de gedaagden aanhingen of de evenementen die ze adverteerden, daadwerkelijk gelieerd waren aan de Libertarian Party. Gezien het gebruik van het exacte merk van de LNC door de gedaagden bij het leveren van concurrerende politieke diensten aan dezelfde doelgroep, is hier sprake van een dergelijk risico. En dit risico is niet hypothetisch: de LNC heeft ten minste enig bewijs geleverd van daadwerkelijke verwarring over de sponsoring van concurrerende conventies. Deze waarschijnlijkheid van verwarring is voldoende om een ​​claim op grond van de Lanham Act te ondersteunen.

De gedaagden gebruikten ook het handelsmerk van de LNC op hun website om donaties te werven. In verband met het donatietabblad toonden de gedaagden een van de twee pop-updisclaimers die de potentiële donor op de hoogte brachten van het bestuursgeschil, de erkenning door de LNC van de door Chadderdon geleide factie en dat alle donaties uitsluitend naar de gedaagden zouden gaan. De disclaimers bevatten ook hyperlinks naar de website van de door Chadderdon geleide dochteronderneming. Door de identiteit van de ontvanger van de donatie duidelijk uit te leggen, verminderden deze disclaimers de verwarring die de Lanham Act probeert te voorkomen. De disclaimers lijken ook op die welke we eerder voldoende vonden om de kans op verwarring te elimineren. Dienovereenkomstig creëert het gebruik van het handelsmerk door de gedaagden in verband met hun online werving van donaties, wanneer vergezeld van passende disclaimers, niet voldoende kans op verwarring over de ontvanger van de fondsen en kan dus niet de grondslag zijn voor aansprakelijkheid op grond van de Lanham Act….

Wij bevestigen de verleende voorlopige voorziening, behalve wat betreft de online werving door de gedaagden, vergezeld van duidelijke disclaimers.

Joseph J. Zito (DNL Zito Castellano) vertegenwoordigt de eiser.